知产干货丨发明人必看!专利审查“创造性”被否?你该这样配合专利代理师翻盘!
来源: | 作者:嘉思特知识产权 | 发布时间: 2025-06-03 | 18 次浏览 | 分享到:

引言:在发明专利申请并获权过程中,审查意见答复是至关重要的一道程序。审查意见答复通常是申请人就审查员对被审查专利申请指出的缺陷或问题进行意见陈述或对申请文件进行修改的过程。而对于专利申请而言,创造性问题始终是影响专利授权的第一大问题。面对创造性问题的专利审查意见通知书(以下简称意见通知书)中“对比文件+公知常识或容易想到”的组合拳,发明人如何与专利代理师协同作战,才能实现逆风翻盘,使得专利顺利获得授权呢?笔者根据以往的代理经验,将从以下几个方面进行浅析

一、理解审查意见

在创造性问题的意见通知书中,审查员首先会采用对比文件1(以下简称D1),评判本申请的权利要求1(以下简称权1)中的技术方案,以说明D1公开了权1中的哪些技术特征,而未公开哪些技术特征。对于权1中未被公开的技术特征,则通常采用“对比文件+公知常识或容易想到”或“公知常识或容易想到”等方式评判。接着,对于每个从属权利要求,审查员也通常采用上述方式评判。这些评判结论表达了审查员的评判意见,发明人需结合这些评判结论、评判结论中涉及的本申请和对比文件的技术内容,才能深入理解审查员对每个权利要求的评判意见,后续才能针对性的分析技术差异。

二、技术差异分析

审查员对技术方案的了解可能不及发明人深入,有时会出现技术特征对比不准确、技术启示判定有误、惯用技术手段认定有误等问题,因此,发明人可以从以下五个方面分别进行技术差异分析。

1)发明人在采用引证的对比文件评判技术方案时,通常更注重技术特征之间的相似性,有时会出现对比文件与本申请的技术领域或应用场景差异较大的问题。发明人需要确认对比文件与本申请是否属于相同或相近的技术领域或应用场景,以确定审查员引证的对比文件是否存在技术领域应用场景的错位问题

2)审查员在阐述引证的对比文件是否公开本申请的哪些技术特征时,通常会采用“对比文件中的……相当于本申请中的…..”或“对比文件记载了……,由此可见,对比文件中的……公开了本申请中的……”等描述。发明人需从所比对的技术特征在各自的技术方案中的作用是否一致、所比对的技术特征本身是否相同这些方面来综合判断用于比对的技术特征能否等同,以确定审查员是否存在技术特征对比不准确的问题。

3)在一些技术方案中,存在几个技术特征组合后能达到不可预见的技术效果,即超出这些技术特征本身所能带来的技术效果的叠加的情况。相较于发明人,审查员对技术方案了解不深,因而在阐述对比文件与本申请的技术特征差异时,有时会存在将结合作用的多个技术特征拆分为多个单独的技术特征,以在后续分别评判的情况。因此,发明人需根据自身对技术方案的了解,核查审查员所拆分出的几个单独的技术特征是否应该作为一个整体技术特征被评判。

4)审查员在对技术特征差异或从属权利要求进行评判时,通常会采用“D1+对比文件x(以下简称Dx,指除了D1以外的对比文件)”或“D1+Dx+常规手段”或“对比文件+常规手段”等方式评判。发明人需分析D1与Dx之间,以及对比文件与常规手段之间是否存在结合障碍或反向教导。

例如,本领域技术人员通常没有将技术领域完全不同的技术方案结合的动机,若D1与Dx明显属于完全不同的技术领域,则说明D1与Dx之间存在结合障碍。又例如,若D1中明确记载若使用Dx中的特定技术手段(即审查员指出的要与D1相结合的技术手段)无法达到D1所需的预期效果,则说明D1与Dx之间存在反向教导。又例如,若能从技术角度明确分析出D1使用Dx中的该特定技术手段无法达到D1所需的预期效果时,也说明D1与Dx之间存在反向教导。同理,若对比文件中明确记载使用特定惯用技术手段(即审查员指出的要与该对比文件相结合的惯用技术手段)无法达到该对比文件所需的预期效果,则说明该对比文件与该特定惯用技术手段之间存在反向教导。若能从技术角度明确分析出该对比文件使用该特定惯用技术手段无法达到该对比文件所需的预期效果时,也说明该对比文件与该特定惯用技术手段之间存在反向教导。

5)审查员在评判技术特征差异或从属权利要求时,有时会将一些技术手段认定为惯用技术手段。发明人需依据自身对技术方案和公知常识的了解,核查审查员认定惯用技术手段的说法是否成立。

三、分析结果的撰写

在创造性问题的意见通知书的正文部分,审查员通常采用不同段落依次阐述对每条权利要求的评判结论。为条理清晰起见,发明人在撰写分析结果时,可以针对每一个权利要求的评判结论撰写对应的分析结果。

在具体撰写时,若核查出存在技术领域或应用场景错位问题,则需从各自的技术方案出发并结合公知常识,详细写明各自的技术领域或应用场景,以及技术领域或应用场景之间的差异或技术壁垒。若核查出存在技术特征对比不准确问题,则需写明技术特征对比不准确的依据。若核查出存在技术特征未被正确拆解问题,则需采用推导式写法写明相应的技术特征组合起来为何能达到不可预见的技术效果,以及能达到何种不可预见的技术效果,必要时可提供一些证据辅助说明。若核查出对比文件之间或对比文件与惯用技术手段之间存在结合障碍或反向教导,则需写明存在结合障碍或反向教导的具体原因。若核查出认定惯用技术手段有误,则可通过提供行业标准(例如,行业白皮书或国家标准等)或其他有利证据来具体写明技术特征不属于惯用技术手段的理由。

结语:专利答复是技术与法律的深度博弈。存在创造性问题的专利的顺利授权离不开发明人和专利代理师的共同努力。发明人通过准确的审查意见理解、精准的技术差异分析、详实的分析结果撰写能够为专利代理师后期的论述提供有效的答辩论据,从而克服专利创造性答复难题,提高专利授权的几率。


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