在电学领域,尤其是通信领域,经常会出现多个执行主体进行交互的技术方案,例如,基站和服务器进行交互,终端和基站进行交互等等。
这类技术方案的方法类权利要求应该如何撰写呢?以下,笔者将进行一些经验分享。
1. 多执行主体技术方案的方法类权利要求常用撰写策略
对于存在多执行主体的技术方案,权利要求主要有单侧撰写和多侧撰写这两种撰写策略。其中,单侧撰写是指权利要求中每一个步骤的执行者均为同一执行主体,多侧撰写是指权利要求中步骤的执行主体包括多个。
根据侵权判定采用的全面覆盖原则,只有行为人执行了方法权利要求中的所有步骤才构成侵权。在多侧撰写方式中,由于具有多个执行主体,在侵权判定时,会涉及到多个侵权者,多个侵权者全部参与才能覆盖权利要求中的全部技术特征,因而维权时会涉及多个被告,侵权判定及维权难度较大。而单侧撰写方式,执行步骤仅涉及一个执行主体,在侵权主体确定、认定侵权责任以及取证过程中的难度大大降低,侵权判定及维权较为方便。
2. 单侧撰写和多侧撰写如何选择
既然单侧撰写的权利要求在侵权取证和判定上具有明显的优势,那是否所有交互类技术方案的权利要求,都应该采用单侧撰写方式?笔者认为,权利要求采用单侧撰写还是多侧撰写,首先应当结合侵权主体进行考虑。
侵权主体,是指执行主体所属的主体,通常为执行主体的生产者或者使用者。举例来说,假设执行主体为基站,则侵权主体可以是基站的生产商,或者是拥有基站的运营商等。在专利诉讼时,侵权主体通常也是被告方。
1)当确定多个执行主体归属于同一侵权主体时,权利要求优先采用多侧撰写方式。
在专利侵权诉讼过程中,如果能够证明单一侵权主体利用其所拥有的一个或者多个执行主体,实施了权利要求中的所有方法步骤,则基于全面覆盖原则能够判定该侵权主体存在侵权行为。基于此,在撰写权利要求的过程中,当确定该多个执行主体归属于同一生产厂商或者运营厂商时,权利要求优先采用多侧撰写方式。如单个运营商通常会统一提供处理设备和存储设备为用户提供云服务,单就这两种设备而言,出于保密等缘由,不同运营商基本不可能分工提供,因而这类方法专利的权利要求宜采用多侧撰写方式。
这是因为,单侧撰写的权利要求由于需要规避其余执行主体的执行步骤,容易存在方案不清楚/不完整的问题。而多侧撰写明确了各个执行主体的具体处理方式,能够避免权利要求出现上述缺陷,因此,多侧撰写不仅不会对专利权人的侵权诉讼产生不利影响(因为仅涉及一个侵权主体),而且由于能够避免出现上述缺陷,还能降低专利在申请阶段的确权难度,提高专利授权后的稳定性。
2)当确定多个执行主体归属于多个侵权主体时,权利要求优先采用单侧撰写方式。
当技术方案中的多个执行主体明显或者较大概率归属于多个侵权主体时,建议权利要求采用单侧撰写方式。
比如,对于终端与基站之间的交互类方案,在实际的生产和运营环境中,更加普遍的情况是终端的生产商(或者运营商)与基站的生产商(或者运营商)属于不同的厂商。所以,在撰写这类专利的权利要求时,可以更倾向于采用单侧撰写方式,即为终端和基站分别撰写一组权利要求,以此针对终端厂商和基站厂商这两个潜在的侵权主体,单独撰写终端侧和基站侧的权利要求进行专利保护。
3.如何确定技术方案中的多个执行主体是否属于同一侵权主体
可以围绕专利产品,了解其实际生产、运营方向以及实际的产品营销市场。
大多数发明人通常会基于企业内部产品线的研发需求进行发明创造,因此,其对于专利产品的实际生产或运营模式,以及实际的产品营销市场具有一定了解,能够确定专利产品在实际生产或者运营时可能存在的侵权主体。专利代理师可以通过与发明人进行沟通,确定技术方案中的多个执行主体是否属于同一侵权主体。
另外,专利代理师也可以通过查询方式进行了解,比如浏览业内多个同类企业所推出的技术官网和产品官网,参考该专利产品的同类产品或者相关产品所涉及的主体,以此衡量专利产品可能存在的侵权主体为一个还是多个。
4.案例分析-西电捷通诉索尼案
西电捷通公司诉索尼标准必要专利侵权一案比较典型,涉案专利号为专利号:ZL02139508.X。权利要求如下:
“1、一种无线局域网移动设备安全接入及数据保密通信的方法,其特征在于,接入认证过程包括如下步骤:
步骤一,移动终端MT将移动终端MT的证书发往无线接入点 AP提出接入认证请求;
步骤二,无线接入点AP将移动终端MT证书与无线接入点AP 证书发往认证服务器AS提出证书认证请求;
步骤三,认证服务器AS对无线接入点AP以及移动终端MT的证书进行认证;
步骤四,认证服务器AS将对无线接入点AP的认证结果以及将对移动终端MT的认证结果通过证书认证响应发给无线接入点AP,执行步骤五;若移动终端MT认证未通过,无线接入点AP拒绝移动终端MT接入;
步骤五,无线接入点AP将无线接入点AP证书认证结果以及移动终端MT证书认证结果通过接入认证响应返回给移动终端MT;
步骤六,移动终端MT对接收到的无线接入点AP证书认证结果进行判断;若无线接入点AP认证通过,执行步骤七;否则,移动终端MT拒绝登录至无线接入点AP;
步骤七,移动终端MT与无线接入点AP之间的接入认证过程完成,双方开始进行通信。
这是一个典型的多侧撰写的方法权利要求案例。是关于WAPI的一项标准必要专利,原告主张,根据《质量管理体系要求》的规定,可以合理推断被告在涉案手机的设计研发、生产制造、出厂检测等过程中需要验证WAPI功能是否正常。在法院要求被告提交其为实现WAPI功能所使用的测试规范,但被告拒不提交的情况下,一审法院除认定被告自认的在研发阶段对部分型号的被控侵权产品进行了WAPI功能测试外,还推定被告在涉案手机的生产制造、出厂检测等过程中遵循了《质量管理体系要求》标准,亦进行了WAPI 功能测试。这一事实最终被认定,并得到双方认可。
在这里,由于该权利要求是多侧撰写,所以索尼中国公司在上诉时还主张其制造、销售被诉侵权产品未“全面覆盖”涉案专利技术方案。索尼中国公司认为:直接实施涉案专利的只能是用户,没有证据证明用户实施过涉案专利, 即使用户实施过涉案专利,由于用户的直接侵权不存在,被告也不构成共同侵权。被控侵权产品具有实质性非侵权用途,不应推定被告具有过错,故被告没有帮助他人实施涉案专利。
对于这一争议焦点,一审法院和二审法院的最终认定有一定的偏差。
一审法院认为:“一般而言,间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提。但是,这并不意味着专利权人应该证明有另一主体实际实施了直接侵权行为,而仅需证明被控侵权产品的用户按照产品的预设方式使用产品将全面覆盖专利权的技术特征即可,至于该用户是否要承担侵权责与间接侵权行为的成立无关。之所以这样解释,是因为在一些使用方法专利中,实现“全面覆盖”涉案专利权利要求技术特征的主体多为用户,而用户因其“非生产经营目的”不构成专利侵权,此时如果机械适用“间接侵权行为应以直接侵权行为的存在为前提”,将导致涉及用户的使用方法专利不能获得法律保护,有违专利法针对该类使用方法授予专利权的制度初衷”、“被告明知被控侵权产品中内置有WAPI 功能模块组合,且该组合系专门用于实施涉案专利的设备,未经原告许可,为生产经营目的将该产品提供给他人实施涉案专利的行为,已经构成帮助侵权行为”。
二审法院则认为:“至少在设计研发或样品检测阶段,索尼中国公司未经许可完整地实施了涉案专利技术方案。由此也可以认定 索尼中国公司在制造被诉侵权产品的过程中未经许可实施了涉案专利,侵犯了西电捷通公司的涉案专利权。鉴于索尼中国公司认可涉案等35 款手机均具有WAPI功能,本院合理推定索尼中国公司在涉案 35 款手机测试过程中使用了涉案专利方法。”,虽然现有证据不能证明索尼中国公司在生产制造、出厂检测阶段使用了涉案专利,但是,就手机制造行业而言,无论在产品设计研发、产品定型后的生产制造以及出厂测试的哪个阶段使用了涉案专利,均构成专利法意义上的实施涉案专利的行为。据此,索尼中国公司在其被诉侵权产品的生产制造过程中实施了涉案专利,侵犯了西电捷通公司的涉案专利。
二审法院认为索尼中国公司的行为没有构成帮助侵权,其理由是:“涉案专利系方法专利,除需要在移动终端内置WAPI功能模块外,还需要AP和AS两个设备共同作用。由此可见,涉案专利系典型的“多主体实施”的方法专利,该技术方案在实施过程中需要多个主体参与,多个主体共同或交互作用方可完整实施专利技术方案。本案中,由于索尼中国公司仅提供内置WAPI功能模块的移动终端,并未提供AP和AS两个设备,而移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS系三元对等安全架构,移动终端MT与无线接入点AP及认证服务器AS交互使用才可以实施涉案专利。因此,本案中,包括个人用户在内的任何实施人均不能独自完整实施涉案专利。同时,也不存在单一行为人指导或控制其他行为人的实施行为,或多个行为人共同协调实施涉案专利的情形。在没有直接实施人的前提下,仅认定其中一个部件的提供者构成帮助侵权,不符合上述帮助侵权的构成要件,而且也过分扩大对权利人的保护,不当损害了社会公众的利益。”
可见,在上述案例中,由于采用了多侧撰写策略,造成侵权认定的困难。(二审法院仅认定在生产制造中实施了涉案专利,并没有认定销售阶段也侵权了涉案专利,反而给出了索尼公司并未构成帮助侵权的最终的判决)。
因此,在面对多执行主体的技术方案时,选择单侧或多侧撰写需综合考量,单侧撰写有利于锁定单一侵权主体,降低维权难度;多侧撰写则能完整描述多主体协同方案,避免保护漏洞,尤其在侵权主体集中时优势明显。
在实务处理时,可以基于侵权主体分布是集中或分散,以及,技术核心是依赖单端操作还是多端交互等因素进行决策,由经验丰富的代理人选择最利于确权稳定和有效维权的撰写和布局策略。当然,在条件允许时,并行布局单侧和多侧权利要求可提供多维保护,为申请人争取最大利益。