一种专利申请文件递交后的“后悔药”
来源: | 作者:张晓 | 发布时间: 2024-03-01 | 97 次浏览 | 分享到:

专利代理人在处理专利申请案件的过程中,有时会接到客户这样的电话咨询:上个月提交的专利又想到一个小的发明点,想要在权利要求书里体现;或者,几个月之前递交的一个专利,发现某个技术特征的表述存在问题,会导致技术方案逻辑上出现问题甚至无法实现。作为一名专利代理人,如果遇到这样的问题,请问该如何处理?


这种情况下,相信大家首先想到的处理方式是对已经递交的申请文件进行主动修改。主动修改的提出必须满足两个条件:

(1)修改时机:发明专利的修改时机为提出实质审查请求时,或者收到发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起3个月内,实用新型专利的修改时机为自申请日起2个月内;

(2)修改要求:不能超出原申请文件所记载的范围。


然而,在实际操作中会发现,对已经递交的专利申请文件进行发明点的补充或者技术特征的更正,大多数情况会因为超出原申请文件所记载的范围而不被允许。鉴于此,在此给出另一种处理方式:要求优先权重新递交。


如果客户要求增加的内容或者需要更正的内容在原发明/实用新型的申请文件中没有记载,且当前日期满足在先申请的申请日起12个月之内,则可以以在先申请为优先权重新递交专利申请。在后申请可以增加新的内容,记载在在先申请中的内容可以享有优先权。在递交在后申请时需要缴纳申请费和优先权申请费。


需要注意以下几点:

(1) 12个月的优先权期限没有2个月的恢复期,即如果在先申请文件的申请日已经超过12个月的期限,在后申请不能享有在先申请地优先权。

(2) 以下情形之一的案件,不能作为要求本国优先权的基础:

(a)已经要求外国优先权或本国优先权的;

(b)已经被授予专利权的;

(c)本身是分案申请的。

(3) 如果在后申请要求在先申请的优先权,例如,在后申请B要求在先申请A的优先权,则在后申请B仅能要求在先申请A中已经记载的技术方案的优先权。


需要说明的是,文中所提及的优先权,如无特殊说明,主要指的是本国优先权。


以下通过一件专利文件来进一步说明要求优先权重新递交在实际中的应用。小编于2021年6月30日提交了一件名为“一种热致延迟荧光材料及其制备方法和应用”的发明专利申请,该热致延迟荧光材料的制备方法包括:

向反应容器中分别加入摩尔比为1.0:(2.5-4.0):(0.4-0.7):(4.0-5.5):(0.4-0.7)的溴化物原料、给电子单元化合物、碘化亚铜、磷酸钾和1, 2-环己二胺,并向所述反应容器中充入氮气;

在氮气的保护下向所述反应容器中加入1,4-二氧六环溶剂,并在110oC温度条件下搅拌24-36小时; 

冷却至室温,去除反应容器中的碘化亚铜、磷酸钾、1,2-环己二胺及1,4- 二氧六环溶剂;

利用旋转蒸发仪将滤液旋干,并利用柱层析技术分离目标产物,烘干后获得所述热致延迟荧光材料。


随后申请文件中进一步限定了:所述碘化物原料的结构为以下两种结构中的任一种:



相信熟悉化学式的朋友们已经看出了技术方案中的错误,这两种结构的化学式中并不存在碘原子,也就是说这两种结构并不是碘化物原料而应该是溴化物原料

审查员于2022年1月24日下发第一次审查意见通知书,认为本申请说明书的撰写不符合专利法第26条第3款的规定,其中最重要的原因便是:

 


小编在随后的审查意见答复中将申请文件中的“碘化物原料”均修改为“溴化物原料”,并在意见陈述书中指出:首先此处为笔误,误将溴化物原料写成了碘化物原料,其次,以上两种溴化物原料的合成参照文献:J. Org. Chem. 1987, 52, 11, 2285–2292中

化合物的合成,其骨架结构上的取代基团如:碘(I)、溴(Br)或甲基(CH3)等均可根据需要进行简单替换。因此,本领域技术人员根据该文献中报道的合成方法以及本申请文件中其他地方的记载,可以得出上述原料应为溴化物原料。


遗憾的是,审查员并没有接受这样的答复意见,并于2022年6月1日以申请不符合专利法第26条第3款驳回了该专利。


根据上次的审查意见,审查员并没有对创造性提出异议,如果仅仅因为一个笔误导致技术方案不能得到保护确实非常可惜,考虑到此时距离专利申请日还不到12个月,小编在对上述错误进行修改后,在对在先申请要求优先权的基础上重新进行了专利递交,并顺利进行了后续申请流程。


这里还需要说明的是,要求优先权的在后申请在答复审查意见通知书时也会与普通专利申请有一些差别。在此继续以上述案件为例进行说明:


2023年8月17日,在后申请的专利文件下发了《第一次审查意见通知书》,理由如下:



按照普通专利申请答复创造性的思路,审查意见通知书中对权利要求1的创造性没有提出异议,则默认权利要求1存在创造性,那么在独立权利要求1存在创造性的前提下,其从属权利要求4和5不是也应该具有创造性吗?


对比在先申请文件和在后申请文件发现,权利要求4-5为在后申请文件中进一步限定的溴化物原料1和2的合成过程,为在后申请文件修改和补充的新内容,未记载在在先申请文件中,因此权利要求4-5不能享有在先申请文件的优先权,不符合专利法第29条第2款的规定,其申请日为在后申请的2022年6月13日。在先申请文件为权利要求4-5的现有技术,可用于评述权利要求4-5的创造性。


此时的答复思路有:

(1)以在先申请文件为现有技术,对权利要求4-5的创造性进行单独答复。

(2)删除权利要求4-5,使得在后申请文件的权利要求书整体能够享有优先权,此时,在独立权利要求1存在创造性的前提下,其从属权利要求书也具有创造性。

通过答复,该专利最终顺利获得授权。


最后,小编想说的是,要求优先权重新递交只是一种不得已的补救措施,其具有严格的时间限制且需要收取额外费用。因此,在原始申请文件的撰写过程中,发明人务必配合代理人认真分析和挖掘技术方案中的创新点,尽可能保护创新技术的所有发明点,此外应避免由于笔误或者忽略导致的技术方案不清楚或无法实现的问题。


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